摘要：

    品牌授权方违约在先，承诺独家授权但同时授权第三方使用该授权品牌，被授权方以此为由拒付第二年品牌使用费，为何未得到法院支持？是否有办法规避此类法律风险？

案件概述：

原告系一家品牌管理公司，旗下拥有并管理诸多服装品牌，并将该些品牌逐一注册为商标。其中，商标A在服装25大类上予以注册，获得注册商标专用权。被告系杭州一家服饰生产、销售公司，在业内具有一定知名度。

2004年8月，原、被告双方签订一份《品牌授权使用协议》，约定原告将注册商标A授权被告独家使用，包括不得自己生产、销售和许可第三者使用同类商品。授权使用期限为2004年8月至2009年8月。《品牌授权使用协议》（以下简称“授权协议”）同时约定，授权许可费用为每年十七万元，每年8月前被授权方须付清下一年度的品牌使用费，逾期视为违约。

授权协议签订后，原告办理了相关手续将上述商标A授权被告使用，被告支付了第一个授权年度的品牌使用费十七万元，但被告直至起诉之时的2006年仍未支付原应在2005年8月支付的下一年度品牌使用费十七万元。同时，被告直至起诉之时仍在许可商品上使用注册商标A。

就此，原告于2006年向法院起诉，要求判令被告支付拖欠的应在2005年8月支付的品牌使用费十七万元。原告为支持其诉讼请求向法院提交了如下证据：1.注册商标A的商标使用证；2.品牌授权使用协议；3.公证书及实物，证明截止起诉之时，被告在没有缴纳品牌使用费的情况下，仍然在使用原告的商标A。

但在开庭审理时，被告却提出了重要的且在不少授权项目中都存在的现象，即被告认为在《授权协议》生效后的第一年，原告违反了协议约定，除授权被告在生产、销售中使用授权品牌外，还将授权品牌许可给第三人使用。因此，被告基于《合同法》的规定，可行使“先履行抗辩权”，有理由拒绝支付下一年度的品牌使用费十七万元。

被告为支持其抗辩意见，向法院提交了如下证据：1. 品牌授权使用协议；2.“商标使用许可合同备案申请书”（2004年8月30日至2005年8月8日），证明原告在将商标独家许可给被告使用后，又将该商标授权许可给第三人使用的违约行为。

最终，法院在审查原、被告提供的相关证据后，依法作出如下判决：依然支持原告诉讼请求，判令被告向原告支付2005年度的品牌使用费十七万元。

法官的主要判决理由梳理如下：

1. 原告在与被告签订授权协议后，又授权第三人使用其品牌，变独占性许可为一般性许可，原告的行为应属于违约。但鉴于被告提供的证据只能证明原告在第一年度存在违约，而未能证明原告在第二年度仍然违约。恰恰在本案中，原告向被告主张的是第二年度的品牌使用费，而在第二年度被告还是在使用原告授予的商标A。既然继续使用，则应当支付授权使用费。

2. 至于被告提出的“先履行抗辩权”的答辩理由，法官以不符合先履行抗辩权之构成要件的说法予以解释。

3. 就原告于第一年度违约的情况，法官以2004至2005年度的违约行为不属于本案审理的范围，被告可另行主张权利，且并不影响被告支付原告所主张的品牌使用费。

律师分析：

笔者认为，法官的处理意见有其合理的法律依据。

本案中，虽然授权方极有可能在第二年度仍然存在着另外授权第三方使用的违约情形，但由于被授权方无法举证证明，法院无法认定授权方在第二年违约，合情合理。而被授权方在第二年仍然对授权品牌进行协议范围内的使用，则理应支付品牌使用费。

当然，为对抗授权方在第一年中授权第三方使用品牌的违约行为，被授权方拒绝支付第二年的品牌使用费，并非完全没有道理，而且笔者相信这样的措施在不少项目中也曾被使用。其援引的法律依据即《合同法》“先履行抗辩权”的机制，但可惜的是，“先履行抗辩权”在本文的案例中未得到支持。究其原因，笔者认为其中重要的原因之一是《品牌授权许可协议》条款约定的问题。探究我国《合同法》对“先履行抗辩权”的构成要件之判定，一般有以下三项：双方互负债务；两个债务有先后履行顺序；先履行一方未履行或者其履行不符合债的本旨。乍看之下，本文所述案件符合被告行使“先履行抗辩权”的要件，但实际上并非如此，“先履行抗辩权”要件的简单陈述可能让人忽略其深层次的含义。“先履行抗辩权”反应的是后履行义务人的后履行利益，后履行的利益包括了其“期限利益”和“履行合同条件”。其中的重中之重是，在合同的约定中，前一方的履行应当是后一方履行的前提条件。结合本案，授权方在第一年同时授权第三人使用其品牌是否构成被授权方支付第二年品牌使用费的前提条件呢？笔者认为，并非如此，原因如下：首先，授权方在第一年度中另行授权第三人使用客观上并未阻止到被授权方在第二年使用授权品牌；其次，被授权方在第二年实际继续使用了品牌；第三，被授权方也未能举证证明授权方在第二年继续授权第三人使用。诚然，客观上授权方同时许可第三人使用的行为违反了合同约定，使得被授权方意图独家使用授权品牌的合同目的未能实现，但是，“独家使用”与“使用”对比“使用”与“不能使用”存在本质的区别，这也就导致了支付“独家使用”全部对价的品牌使用费、支付“非独家使用”品牌使用费与不支付品牌使用费之间的区别。据此笔者认为被授权方有理由要求减少第一年的品牌使用费，但没有理由不支付第二年的品牌使用费。因此，法院的判决是有依据的。

该案例给予品牌授权项目中面临类似情况的被授权者以警惕，但很多人会问：在这样的司法审判实践下，被授权者是否有可能维护自身的合法权益，既可继续使用授权品牌，履行协议，又可对抗授权者再行授权的违约行为？笔者认为被授权方有以下几种保护自己权利的切实可行的方式：

1、回看本案《品牌授权协议》中约定的条款对被授权者而言是有一定缺陷的。其实在协议订立时，被授权者是完全可以通过条款约定的方式来确保“先履行抗辩权”行之有效，从而为被授权者解决本案中涉及的问题。例如，不妨在协议中作如下或类似约定，‘授权者未能向被授权者提供独家授权的，被授权者有权拒绝支付下一年度的品牌使用费’。如此，通过合同约定的方式，便明确地将下一年度品牌使用费的前提条件之一设置为上一年度独家授权行为的履行情况。

2、对于一些在品牌授权协议中未就此作明确约定的被授权者，笔者认为也存在其它处理办法，弥补协议约定不足的漏洞，实践中亦获得不错的效果。套用本案授权者在第一年同时授权第三方使用授权品牌，而向被授权者催讨第二年的品牌使用费的情况，被授权者为继续使用该品牌而不承担违约责任，可酌情向授权者部分支付第二年费用，但同时应当向授权者致函书面阐明，鉴于授权者第一年存在违约，未得到完全履行，第二年的费用在第一年的费用中作部分充抵。这是切实可行的处理模式之一，当然在实践中需要结合具体情况进行斟酌。

3、若发生授权方索要品牌使用费诉讼的情况，被授权方应当灵活运用诉讼技巧，及时通过反诉方式提出授权方违约、要求减少使用费价款等主张，以便法院对上述主张进行实质审查。本案中被授权方未以反诉形式提出主张来保护自身权利，也是存在欠考虑之处。

（作者：徐玮康、谢立嘉北京盈科（上海）律师事务所 律师，转载请注明出处。）

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徐玮康 盈科（上海）律师事务所 合伙人

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